COMMENT EFFECTUER UNE RECHERCHE DE DISPONIBILITÉ ?

Pour s’assurer de la disponibilité d’une marque, le déposant doit effectuer plusieurs recherches recommandées par les experts en marketing digital EMBI Agency :

1. Vérifier qu’aucune marque identique ou similaire n’a déjà été déposée dans un même domaine d’activité : l’INPI propose un service de recherches en ligne, via sa « Base marques ». Si les recherches d’antériorités à l’identique sont relativement évidentes, les recherches de similitudes le sont moins. Il peut être utile pour cela de se rapprocher d’un Conseil en propriété intellectuelle.

2. Vérifier que la marque ne reproduise ni n’imite un nom de domaine antérieur. En effet, la jurisprudence admet qu’un nom de domaine constitue un droit antérieur. Une fois le nom de domaine réservé et exploité, un tiers ne peut valablement déposer ni exploiter ce nom en tant que marque pour des produits ou des services identiques ou similaires. Cette recherche d’antériorité peut être réalisée directement sur le web ou via les bureaux d’enregistrement dédiés.

3. Vérifier que la marque ne reproduise ni n’imite un nom commercial, une enseigne, un nom d’association ou une dénomination sociale antérieurs. Le nom commercial antérieur est protégé du simple fait de son usage public : son dépôt en tant que marque, au même titre que l’enseigne, le nom d’association et la dénomination sociale, expose le déposant à des sanctions. Cette recherche d’antériorité peut être réalisée via les sites internet institutionnels.

4. Vérifier que la marque ne reproduise ni n’imite un nom sur lequel il existe un droit antérieur. Il peut s’agir d’un droit d’auteur – titre de livre ou de chanson par exemple – d’une AOP, d’un dessin ou modèle protégé, d’un droit de la personnalité – nom de famille d’un tiers, par exemple – d’une indication géographique protégée, d’un droit au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité.Bon à savoir : Une marque déposée par une entreprise mais qui n’est pas exploitée pendant une durée de 5 ans minimum s’expose à une action en déchéance de marque.
En tout état de cause, le déposant ne peut protéger une marque notoire : la marque notoire, même si elle n’est pas déposée, est considérée comme indisponible.
Il est également important de faire ces étapes lorsqu’on veut créer sa marque de vêtement.

Pour toute aide concernant ce domaine nos experts EMBI Agency restent à votre disposition. Si vous souhaitez rentrer en contact avec un conseiller, cliquez ici.

QUELS SONT LES RISQUES À DÉPOSER UNE MARQUE DÉJÀ ENREGISTRÉE À L’INPI ?

OPPOSITION DU PROPRIÉTAIRE D’UNE MARQUE ANTÉRIEURE

La procédure de dépôt d’une marque à l’INPI comporte plusieurs étapes, dont la publication de la demande au BOPI, préalablement à son enregistrement. A ce stade, un tiers qui estime que la marque porte atteinte à ses propres droits dispose de 2 mois pour former opposition.

Au terme d’une procédure d’opposition, l’INPI peut décider de rejeter la demande de dépôt de marque, à moins que le déposant ne modifie suffisamment le signe déposé pour éliminer tout risque de confusion.

A noter : une marque déjà enregistrée peut faire l’objet d’une action en nullité si un concurrent estime que le signe est similaire ou identique à un droit antérieur dont il jouit.

MOYENS DE DÉFENSE EN CAS D’ASSIGNATION EN CONTREFAÇON DE MARQUE

Le déposant qui exploite sa marque déposée alors même qu’elle porte atteinte aux droits antérieurs d’un tiers s’expose à des poursuites judiciaires sur le fondement de la contrefaçon de marque. La contrefaçon est passible de sanctions pénales : amende et peine d’emprisonnement.

En cas d’assignation en contrefaçon de marque, le défendeur peut utiliser plusieurs moyens de défense :

  • Prouver que la contrefaçon n’est pas constituée : sa marque n’est ni identique ni similaire à celle du demandeur ou le domaine d’activité est distinct.
  • Prouver que le signe de l’adversaire ne constitue pas une marque protégeable : les mots et expressions trompeurs, contraires à l’ordre public, génériques et descriptifs, par exemple, ne peuvent être protégés au titre du droit des marques.

Demander la déchéance de la marque : à défaut d’exploitation d’une marque pendant une période de 5 ans, son propriétaire est déchu de ses droits.

Il est donc important de faire très attention afin d’éviter les sanctions relatives à la contrefaçon ou à la violation du droit d’image.

Pour toute aide concernant ce domaine nos experts EMBI Agency restent à votre disposition. Si vous souhaitez rentrer en contact avec un conseiller, cliquez ici.

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